商标注册不正确尝恶果

鸿鹄之智●陈行鸿

知识产权顾问 (LLB, CLP)
Gennesis Intellectual Property[email protected]

许多人误以为商标一旦注册成功,就能把事情抛诸脑后。

可是更重要的是要确保商标注册是正确的,之后得定期审核本身的商标注册,看需不需进行更改。

在申请商标的过程中,申请人必须清楚列明涉及的商品或服务。

这程序非常重要,因为商标拥有人只能根据已列入的商品或服务起诉他人。

假如其中一样商品没被列入商标申请的保护范围,也许会影响商标拥有人的权益!

就比如多年前发生在我国,有关霸打公司(Bata Ltd)和KhengAik Trading的商标争议案件,就是很好的前车之鉴。

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该案的霸打(原告)在1971年注册了(见图1)为商标,所列明的商品为鞋子,靴子及其零件,拖鞋及凉鞋。

另一方面,Kheng Aik Trading(被告)也在1988年注册了(见图2)商标的拥有权,所列明的商品为袜子及内裤。

霸打向法庭申请取消Kheng Aik Trading的商标注册,其中一项原因是双方的商标相似,会在市场上造成混淆。

上诉庭最后裁定霸打败诉。其中一项原因就是双方所注册的商品大不相同。

原告并没有把列“袜子及内裤”列入商品清单。

同时,加上双方的销售地点并不一样,霸打的商品是在他们的专卖店出售,而KhengAik Trading是在各大百货公司售卖,所以并不会照成混淆。

3年没用将取消

以此为借镜,企业应该在初步呈交商标申请时,尽可能列入所有正在或即将使用的商品或服务。

之后随着业务的拓展,经常审核现有业务及已注册的商标。

若后期拓展了一些业务没被列入在原先的商标注册,就应该立刻追加申请,巩固及扩展商标受保护的范围。

当然企业也不能贪得无厌,将所有无关紧要的商品列入商标商品清单。

因为商标法阐明,如果所注册的商标超过三年没使用,商标是可以被取消的。

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星巴克(Starbucks)和百事可乐(Pepsi) 就是很好的榜样,在品牌保护上一点都不马虎。只要稍有更改,就追加注册,加强保护。 因此企业应该定时审核自己的知识产权,若发现之前所注册的商标已不符合现有的商业模式,应尽速进行更改或追加注册。

改设计后适加注册

商标注册虽然提供了永远的保护期限,可是随着业务拓展及企业形象的改变,企业难免会想更改商标的设计来迎合时代的变迁。

可是有些企业会存有侥幸心理,心想之前已注册了一个商标,那现在只是“稍作更改”,妄想旧的商标的保护范围可以延续和囊括新商标。

相信大家记忆犹新的麦当劳(McDonalds)和McCurry在大马的商标战。

在该案,麦当劳对McCurry的控诉并不是根据它的注册商标,而是透过普通法的商业假冒(Passing Off)。

麦当劳起诉McCurry使用它们的“Mc”标志,冒充McCurry为McDonalds。

最后上诉庭裁定麦当劳败诉,因为McCurry的餐厅设计和所售卖的食品和麦当劳全然不同。

此外,McCurry卖的是印度及本土食品,而麦当劳则是西方快餐。

如果当初麦当劳把McCurry注册起来,根据商标侵权的条例采取行动,该案件的结果也许会不一样。

陈行鸿 LLB,CLP知识产权顾问

陈行鸿

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